Cada una de las modalidades de protección que integran la propiedad industrial (marcas, diseños industriales y patentes, entre otros) está concebida para proteger particularidades concretas de un determinado producto o servicio, ofreciendo a su titular derechos específicos.

Sin perjuicio de ello, en algunas ocasiones más de una modalidad de protección puede resultar apropiada, pudiendo incluso solaparse entre sí. Ejemplo de ello es el caso de los diseños industriales y las marcas, concretamente las marcas tridimensionales, ya que en ambos casos el objeto de protección recae sobre la forma del producto en sí mismo.

Lo cierto es que cuando hablamos de la protección de objetos, la línea que separa los diseños industriales de las marcas puede resultar muy fina, e incluso confusa. Y es que ambos derechos poseen finalidades de protección distintas y, a su vez, requisitos propios.

Si bien los diseños industriales buscan proteger la apariencia de un producto sin atender a las características técnicas o funcionales, debiendo cumplir con los requisitos de novedad y singularidad; las marcas, por el contrario, tienen el cometido de distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que deben cumplir con el requisito de distintividad. Además, en el ámbito en el que nos movemos, las marcas poseen un obstáculo añadido, ya que se prohibirá toda aquella marca que pretenda proteger las formas impuestas por la naturaleza de los propios productos, la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico o las formas que dan al producto un valor sustancial.

Sin embargo, desde la perspectiva del usuario, existe una clara ventaja en la protección de un producto como marca y no como diseño industrial: el tiempo. Así, mientras que los diseños otorgan una protección máxima de veinticinco años (mediante prorrogas sucesivas cada cinco), las marcas poseen una duración potencialmente ilimitada en el tiempo, a través de renovaciones periódicas cada diez años.

En estas circunstancias, resulta entendible que, ante dos herramientas de registro aparentemente equiparables, los usuarios aspiren a lograr la protección de sus creaciones mediante una marca tridimensional o bidimensional, y no como un diseño.

Sin embargo esta tendencia está provocando una clara desvirtuación de las marcas en este campo, ya que en muchos casos se está ofreciendo una protección ilimitada en el tiempo a creaciones que no cumplen con los requisitos propios de las marcas y esto, en definitiva, puede considerarse un fraude de ley. Por ello, ¿cómo podemos identificar qué debe ser protegido como marca y qué como diseño industrial?

Existen conocidos productos que han logrado su protección por medio de marcas y que, sin riesgo a equivocarnos, podemos afirmar que efectivamente cumplen con el requisito de distintividad exigido. Entre otros muchos, podemos citar el famoso bote trasparente de los zumos Granini o la consola de Nintendo.

Muy probablemente el consumidor, al observar estos objetos, identifique de forma automática el origen empresarial de los mismos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros muchos, como los clásicos caramelos de Werther’s Originals o el altavoz de Bang & Olufsen’s, que han fracasado en el intento.  

Y es que, el mero hecho de que un producto se revista de un especial diseño no implica que este posea carácter distintivo y, por tanto, pueda ser protegido como marca. De hecho, en la mayoría de los casos, lo normal es que el consumidor no perciba el origen empresarial de un producto a través de su envase o silueta, sino como un elemento decorativo, de protección, etc.

No obstante, debemos indicar que, si bien una marca puede ser “para toda la vida”, no se trata de un derecho inquebrantable, ya que los diseños que han accedido al Registro camuflados como marcas podrían verse en un futuro anuladas a instancia de terceros por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley.

En este sentido, a la hora de determinar cuál debería ser la modalidad de protección adecuada, existen dos criterios claves para establecer cuál es el derecho aplicable al caso concreto: qué se quiere proteger y si se cumple con los requisitos exigidos para ello.

De esta forma, si, por ejemplo, lo que se pretende proteger es la apariencia de un nuevo envase, con el fin de evitar que competidores del sector lancen al mercado productos idénticos o similares, el diseño industrial será la modalidad más adecuada.

Si por el contrario a lo que se aspira es a que los consumidores identifiquen la forma del producto con su origen empresarial, la marca será el derecho idóneo.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que por encima del qué se quiere proteger está el saber si se puede, por lo que en ambos casos deberá cumplirse con los requisitos exigidos por el derecho de que se trate, es decir, novedad y singularidad en el primer caso y carácter distintivo en el segundo.

En algunos casos, también podrá ocurrir que un mismo producto pueda ser protegido complementariamente como diseño y como marca, al cumplir con los requisitos exigidos por ambas modalidades.

En otras ocasiones, podrán darse supuestos en los que, por ejemplo, el producto, por haberse hecho público con anterioridad, no cumpla con el requisito de novedad, pero sí con el de distintividad, por lo que podrá ser protegido como marca. O bien a la inversa, es decir, su apariencia no sea tal como para comunicar al consumidor el origen empresarial del producto, pero cumpla con los requisitos de novedad y singularidad. Incluso, en determinadas situaciones, un diseño que originalmente no cumplía con el requisito de distintividad para ser protegido como marca, con el paso del tiempo puede adquirir renombre a ojos de los consumidores y, por tanto, ser apto para ser protegido como marca.

En definitiva, si bien puede ocurrir que un diseño cuya distintividad sea cuestionable acceda al Registro como marca debido a la actual desvirtuación que existe entre el diseño y la marca bidimensional/tridimensional, siempre debe aspirarse a lograr un registro válido, que significa que no pueda cuestionarse tras concesión.